Archivi tag: Newsletter 1-2010

Dove va la proprietà intellettuale

Problemi complessi, richiedono risposte complesse. Mi pare sempre più evidente che la P.I. sia o sia divenuta appunto una realtà complessa. Le riflessioni che seguono intendono verificare se esiste allo stato nel nostro Paese una sufficiente consapevolezza di questa realtà dalla quale si possa tentare la rappresentazione, seppure per approssimazione, di uno  scenario di riferimento al quale utilmente rapportarsi, e  questo vale naturalmente anche per i giuristi. Se così non fosse,  ogni azione sarebbe destinata a diluirsi nel limbo dell’inconcludenza e nel disorientamento della frammentazione.

Come potete immaginare, la mia operatività  professionale, prima come avvocato, poi come giudice ed infine come studioso in un contesto per larga parte internazionale, multi linguistico e multi culturale,  ha portato al mio rientro in Italia a legittimare la domanda da parte di chi mi incontrava, un po’ sconcertato dalle mie ondivaghe divagazioni:‘Ma insomma, adesso cosa fai?’, Domanda alla quale mi è venuto di rispondere:”Beh…continuo a fare quello che ho sempre fatto: guardo nella testa della gente alla ricerca di qualche idea nuova e se mi capita di trovarla, gli dico come  tutelarla e sfruttarla al meglio. E magari qualcuno per questo mi paga!’.

Continua a leggere

Nuove regole dal 1 aprile 2010 per le domande di brevetto divisionali all’Ufficio Europeo dei Brevetti

L’Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) ha recentemente adottato nuove regole per il deposito di domande di brevetto divisionali; le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal 1 aprile 2010 e vanno a modificare la vigente Regola 36 paragrafo (1) e (2) della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE).
Pur mantenendo la stessa data di deposito della domanda parentale, e quindi traendo beneficio dello stesso diritto/i di priorità, la domanda divisionale è trattata come una nuova domanda di brevetto, indipendente da  quella parentale, purché il suo contenuto non  si estenda oltre a quanto descritto nella parentale. In breve, non è possibile aggiungere materiale non direttamente riconducibile  a quest’ultima (art. 76.1 CBE).
Sino ad oggi, era possibile depositare una domanda divisionale in qualsiasi momento della procedura, a condizione che la domanda originaria (parentale) fosse ancora pendente.
Fermo restando quanto previsto nell’art. 76.1, le modifiche recentemente adottate introducono stringenti limiti temporali tali da ridurre sensibilmente le modalità di deposito di domande divisionali sia volontarie (secondo le necessità del Titolare) che obbligatorie (in quanto richieste dall’UEB).
Qui di seguito, sono riportate le modifiche più rilevanti.
Secondo la nuova Regola 36 (1) (a), il Titolare di una domanda di brevetto può depositare volontariamente una (o più) domanda divisionale sulla base di una domanda parentale non ancora rilasciata, quindi pendente, entro 24 mesi dalla prima comunicazione emessa dalla Divisione di Esame dell’UEB rispetto a tale domanda parentale. Va da sé che qualora la domanda parentale cessa di essere pendente dopo la notifica della prima comunicazione, benché prima della scadenza dei 24 mesi, non sarà più possibile attivare la procedura del deposito divisionale. La comunicazione del Rapporto di Ricerca e dell’opinione della Divisione di Ricerca dell’UEB non costituisce, la base per il calcolo dei 24 mesi in quanto la “prima comunicazione della Divisione di Esame dell’UEB” è una comunicazione emessa in base all’Art. 94(3) e la Regola 71 (1),(2) della Convenzione o, laddove  appropriato, alla Regola 71(3).
Nel caso di una serie di domande di brevetto divisionali, il periodo dei 24 mesi è da calcolarsi dalla data in cui viene emessa la prima comunicazione della Divisione di Esame dell’UEB, relativa alla prima domanda di brevetto (domanda parentale) della serie.
Secondo la nuova Regola 36 (1) (b), il  Titolare di una domanda di brevetto è inviato a depositare obbligatoriamente una (o più) domanda divisionale sulla base di una domanda parentale pendente, entro 24 mesi da ogni comunicazione emessa dall’UEB in cui la Divisione di Esame solleva, per la prima volta, una obiezione di non-unità di invenzione, secondo l’Art. 82 della CBE.  Una obiezione di non-unità è solitamente sollevata nella prima comunicazione della Divisione di Esame in conformità all’Art. 94(3) e alla Regola 71(1),(2) della Convenzione o, se già sollevata dalla Divisione di Ricerca, è ivi confermata. La comunicazione del Rapporto di Ricerca e dell’opinione della Divisione di Ricerca dell’UEB non costituisce la base per il calcolo dei 24 mesi. Né la conferma della mancanza di unità di invenzione in una comunicazione successiva da parte della Divisione di Esame fa decorrere un nuovo periodo per il deposito di successive domande divisionali obbligatorie. La comunicazione emessa dall’UEB, quale Autorità Internazionale (Autorità di Ricerca Internazionale – ISA- o Autorità Internazionale per l’Esame Preliminare  – IPEA-) durante la procedura PCT,  non fa decorrere il periodo dei 24 mesi per il deposito di domande di brevetto divisionali.  Resta inteso che un nuovo limite temporale di 24 mesi può essere calcolato solo sulla base della comunicazione della Divisione di Esame in cui una nuova, differente obiezione di non-unità di invenzione viene sollevata.
Poiché la norma modificata della Regola 36 della CBE trova applicazione alle sole domande di brevetto divisionali depositate dopo la sua entrata in vigore, ossia dal 1 aprile 2010, l’UEB ha previsto un periodo di transitorietà affinchè, laddove vi siano limiti temporali ancora non scaduti al 1 aprile 2010, questi siano prorogati per non meno di sei mesi. In altre parole, per qualsiasi domanda di brevetto ancora pendente al 1 aprile 2010,  e per la quale è stata emessa una prima comunicazione della Divisione di Esame o è stata (successivamente) sollevata una obiezione di non-unità di invenzione, la scadenza ultima per il deposito di eventuali domande divisionali non potrà essere antecedente al 1 ottobre 2010.
La norma è in linea con il tentativo da parte dell’UEB di ridurre i tempi dell’esame e di scoraggiare i richiedenti a depositare domande di brevetto contenenti più invenzioni. Vantaggiosamente si dovrebbe ottenere anche un riscontro sulla brevettabilità del contenuto della domanda di brevetto, in tempi più brevi. Infatti le nuove disposizioni pongono un’attenzione particolare ai terzi che, disponendo di un trovato divulgato in una domanda di brevetto ma non ivi rivendicato, sono costretti a operare in un regime di incertezza fino all’esito finale della procedura brevettuale.
Anne Cécile Trillat
Monica Sette
de simone & partners

Novità  dall’EPONuove regole dal 1 aprile 2010 per le domande di brevetto divisionali all’Ufficio Europeo dei Brevetti.L’Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) ha recentemente adottato nuove regole per il deposito di domande di brevetto divisionali; le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal 1 aprile 2010 e vanno a modificare la vigente Regola 36 paragrafo (1) e (2) della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE).Pur mantenendo la stessa data di deposito della domanda parentale, e quindi traendo beneficio dello stesso diritto/i di priorità, la domanda divisionale è trattata come una nuova domanda di brevetto, indipendente da  quella parentale, purché il suo contenuto non  si estenda oltre a quanto descritto nella parentale. In breve, non è possibile aggiungere materiale non direttamente riconducibile  a quest’ultima (art. 76.1 CBE).Sino ad oggi, era possibile depositare una domanda divisionale in qualsiasi momento della procedura, a condizione che la domanda originaria (parentale) fosse ancora pendente.Fermo restando quanto previsto nell’art. 76.1, le modifiche recentemente adottate introducono stringenti limiti temporali tali da ridurre sensibilmente le modalità di deposito di domande divisionali sia volontarie (secondo le necessità del Titolare) che obbligatorie (in quanto richieste dall’UEB).Qui di seguito, sono riportate le modifiche più rilevanti.Secondo la nuova Regola 36 (1) (a), il Titolare di una domanda di brevetto può depositare volontariamente una (o più) domanda divisionale sulla base di una domanda parentale non ancora rilasciata, quindi pendente, entro 24 mesi dalla prima comunicazione emessa dalla Divisione di Esame dell’UEB rispetto a tale domanda parentale. Va da sé che qualora la domanda parentale cessa di essere pendente dopo la notifica della prima comunicazione, benché prima della scadenza dei 24 mesi, non sarà più possibile attivare la procedura del deposito divisionale. La comunicazione del Rapporto di Ricerca e dell’opinione della Divisione di Ricerca dell’UEB non costituisce, la base per il calcolo dei 24 mesi in quanto la “prima comunicazione della Divisione di Esame dell’UEB” è una comunicazione emessa in base all’Art. 94(3) e la Regola 71 (1),(2) della Convenzione o, laddove  appropriato, alla Regola 71(3).Nel caso di una serie di domande di brevetto divisionali, il periodo dei 24 mesi è da calcolarsi dalla data in cui viene emessa la prima comunicazione della Divisione di Esame dell’UEB, relativa alla prima domanda di brevetto (domanda parentale) della serie.Secondo la nuova Regola 36 (1) (b), il  Titolare di una domanda di brevetto è inviato a depositare obbligatoriamente una (o più) domanda divisionale sulla base di una domanda parentale pendente, entro 24 mesi da ogni comunicazione emessa dall’UEB in cui la Divisione di Esame solleva, per la prima volta, una obiezione di non-unità di invenzione, secondo l’Art. 82 della CBE.  Una obiezione di non-unità è solitamente sollevata nella prima comunicazione della Divisione di Esame in conformità all’Art. 94(3) e alla Regola 71(1),(2) della Convenzione o, se già sollevata dalla Divisione di Ricerca, è ivi confermata. La comunicazione del Rapporto di Ricerca e dell’opinione della Divisione di Ricerca dell’UEB non costituisce la base per il calcolo dei 24 mesi. Né la conferma della mancanza di unità di invenzione in una comunicazione successiva da parte della Divisione di Esame fa decorrere un nuovo periodo per il deposito di successive domande divisionali obbligatorie. La comunicazione emessa dall’UEB, quale Autorità Internazionale (Autorità di Ricerca Internazionale – ISA- o Autorità Internazionale per l’Esame Preliminare  – IPEA-) durante la procedura PCT,  non fa decorrere il periodo dei 24 mesi per il deposito di domande di brevetto divisionali.  Resta inteso che un nuovo limite temporale di 24 mesi può essere calcolato solo sulla base della comunicazione della Divisione di Esame in cui una nuova, differente obiezione di non-unità di invenzione viene sollevata. Poiché la norma modificata della Regola 36 della CBE trova applicazione alle sole domande di brevetto divisionali depositate dopo la sua entrata in vigore, ossia dal 1 aprile 2010, l’UEB ha previsto un periodo di transitorietà affinchè, laddove vi siano limiti temporali ancora non scaduti al 1 aprile 2010, questi siano prorogati per non meno di sei mesi. In altre parole, per qualsiasi domanda di brevetto ancora pendente al 1 aprile 2010,  e per la quale è stata emessa una prima comunicazione della Divisione di Esame o è stata (successivamente) sollevata una obiezione di non-unità di invenzione, la scadenza ultima per il deposito di eventuali domande divisionali non potrà essere antecedente al 1 ottobre 2010.La norma è in linea con il tentativo da parte dell’UEB di ridurre i tempi dell’esame e di scoraggiare i richiedenti a depositare domande di brevetto contenenti più invenzioni. Vantaggiosamente si dovrebbe ottenere anche un riscontro sulla brevettabilità del contenuto della domanda di brevetto, in tempi più brevi. Infatti le nuove disposizioni pongono un’attenzione particolare ai terzi che, disponendo di un trovato divulgato in una domanda di brevetto ma non ivi rivendicato, sono costretti a operare in un regime di incertezza fino all’esito finale della procedura brevettuale.Anne Cécile TrillatMonica Settede simone & partners

Relazione Seminario AIPPI del 5 febbraio 2010 – “Le novità IP della legge 99/2009 e del dl 135/2009”,

Il 5 febbraio scorso, in occasione dell’Assemblea nazionale di AIPPI, si è tenuto un interessante seminario su “Le novità IP della legge 99/2009 e del dl 135/2009”, con il coinvolgimento di autorevoli relatori quali – in ordine di intervento – l’avv. Silvia Giudici, l’avv. Giacomo Gualtieri, l’avv. prof. Cesare Galli e l’avv. prof. Marco Cuniberti, coordinati dal Presidente avv. prof. Luigi Carlo Ubertazzi.

L’apertura dei lavori è stata affidata all’intervento dell’avv. Silvia Giudici concernente le principali novità di natura civilistica introdotte dall’art. 19 della legge 99/2009.

Tra esse, particolare rilievo assume l’introduzione della priorità interna, ossia la possibilità di depositare una domanda italiana di brevetto (o modello di utilità), rivendicando la priorità di una precedente domanda anch’essa italiana, “purchè la seconda si riferisca ad elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità”.

Secondo l’interpretazione suggerita dalla relatrice, la priorità interna – diversamente della priorità unionista – permette all’inventore di riscrivere la domanda, modificando ed integrando la descrizione (eventualmente anche aggiungendo nuovi disegni e nuovi risultati), nonché di formulare nuove rivendicazioni, fermo restando che la tutela brevettuale decorrerà dalla data del primo deposito limitatamente agli elementi già contenuti nella domanda prioritaria, come eventualmente integrati mediante il secondo deposito. Diversamente, tutto ciò che non era presente neppure in forma embrionale nella prima domanda, costituirà invece materia nuova e sarà tutelato con decorrenza dalla data del secondo deposito, non potendo beneficiare della priorità.

Continua a leggere

SCHEDA: Il nuovo diritto industriale e d’autore

Aldo Fittante, Il nuovo diritto industriale e d’autore – Profili sostanziali e processuali  dell’industrial design, Cacucci Editore, Bari, 2009, pp.301.

Si tratta della nuova  edizione della monografia  dell’Autore sul design del 2002, viste  le numerose modifiche legislative intervenute in materia. Come osserva il prof. Mario Fabiani nella sua presentazione, l’arte industriale si caratterizza sempre più per il fatto di introdurre in prodotti destinati all’uso comune un apporto di elementi creativi che ne accrescono il valore sotto il profilo dell’aspetto esteriore.  L’Autore imposta quindi la problematica giuridica dell’istituto dall’angolo visuale dello strumento di competitività aziendale che oggi il design riveste. Il lavoro si articola  nella distinzione tra la tutela apprestata dall’ordinamento come titolo di proprietà industriale e quella del design, inteso come oggetto di diritto d’autore, con attenzione anche al design comunitario.

SCHEDA: Farmaci e persona nel diritto privato

Emanuele Montelione, Farmaci e persona nel diritto privato, Morlacchi editore, Perugia, 2008, pp.338

I medicinali non sono beni come tutti gli altri ed i mercati farmaceutici sono luoghi dove quasi tutto ciò che vi avviene è regolamentato. L’Autore propone un ideale viaggio giuridico attorno al medicinale dalla sua produzione alla sua commercializzazione e consumo finale, esaminando in particolare il rapporto tra l’interesse del singolo inventore, quello dell’impresa e del consumatore. Nella parte seconda l’attenzione viene indirizzata sugli aspetti inventivi e brevettuali e  del marchio nell’ambito farmaceutico.

Il lavoro si segnala per l’analisi accurata e documentata del settore in questione, in una prospettiva bottom-up della proprietà industriale.

Scheda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA DEL MARCHIO

Stefano Sandri. GIURISPRUDENZA COMUNITARIA DEL MARCHIO- Commento Tematico, Ed. EXPERTA, Forlì, info@experta.it, 2009, pp.541.

L’Autore, al suo rientro in Italia, mette a punto la sua esperienza di giudice amministrativo del marchio comunitario, maturata nel corso del tempo nel contesto europeo  giuridico e giurisdizionale del marchio comunitario.  Ne è nato uno strumento di lavoro, pratica e conoscenza che consente all’operatore, come al giurista puro, l’aggiornamento sulla evoluzione interpretativa ed applicativa  di questo istituto, sempre più armonizzato con il nostro diritto interno, che anticipa per molti versi.

La massa di materiale che la Corte di giustizia ha prodotto a partire dal ‘2000 è stato selezionato per rappresentare le linee di tendenza giurisprudenziale sulle diverse problematiche.

Il commentario viene e presentato per temi, in modo da permetterne una rapida consultazione mirata utilizzando quattro indici di accesso e collegamento. Uno strumento di lavoro destinato ai professionisti della P.I., ma anche agli  studiosi che potranno approfondire il diritto di marchio attraverso gli ampi riferimenti dottrinali.

La contraffazione via web in due recenti provvedimenti del Tribunale di Roma (Trib. Roma, ord. 15 dicembre 2009 e 11 febbraio 2010).

La contraffazione a mezzo della rete Internet – così come la vendita attraverso questi canali di prodotti la cui commercializzazione è riservata a canali regolamentati (come i farmaci) – con conseguenze pregiudizievoli di estrema gravità sia per i titolari dei diritti di proprietà industriale violati, sia per la sicurezza e la stessa salute dei cittadini (che anche la contraffazione mette spesso in pericolo, poiché i falsi sono spesso anche pericolosi o sono realizzati in modo non conforme alle prescrizioni sulla sicurezza dei prodotti) sta divenendo un problema sempre più grave, raggiungendo proporzioni di giorno in giorno più allarmanti.
Questo problema ha assunto certamente un rilievo che non poteva essere previsto al momento dell’adozione della Direttiva n. 2000/31/C.E. e nemmeno in quello dell’attuazione di essa nel nostro Paese, operata con il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, emanato in forza della delega conferita al Governo dalla legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001). La Direttiva, tuttavia, contiene una serie di elementi che, se opportunamente valorizzati dalla giurisprudenza (e dai legislatori nazionali), consentono di delineare una soluzione equilibrata al problema della responsabilità degli Internet service providers, e più in generale dei fornitori di servizi via web.
In particolare, la Direttiva prevede espressamente che i fornitori dei servizi web da essa disciplinati rispondano, anche sul piano del risarcimento del danno, in tutti i casi in cui vi sia la consapevolezza da parte loro dell’illiceità dell’attività del destinatario del servizio o dell’informazione da esso fornita, ovvero di fatti e di circostanze che rendano questa illiceità manifesta, e non siano intervenuti per rimuovere le informazioni o disabilitare l’accesso non appena siano venuti al corrente di tali fatti. La Direttiva, inoltre, consente agli Stati membri di prevedere, anche in difetto di questi presupposti, «la possibilità di azioni inibitorie», cioè di azioni che impongano ai providers di «porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione dell’informazione illecita o la disabilitazione dell’accesso alla medesima»; e prevede altresì che le esenzioni e le deroghe in materia di responsabilità da essa previste non si applichino al prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti, a quello che presti servizi ulteriori a quelli disciplinati dalla Direttiva, ed a quello che non abbia adempiuto al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da esso ed è previsto dal diritto al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite. Il che significa che già oggi i casi più eclatanti della contraffazione web potrebbero essere adeguatamente colpiti sulla base delle norme ordinarie in materia di contraffazione, senza che il provider implicato nel fenomeno possa invocare la propria irresponsabilità.
In questa prospettiva si è  in effetti mossa anche la nostra giurisprudenza con due ordinanze recentissime (Trib. Roma, ord. 15 dicembre 2009, poi confermata in sede di reclamo da Trib. Roma, ord. 11 gennaio 2010), che hanno avuto modo di stabilire la responsabilità di un soggetto qualificatosi come hosting provider (nello specifico, il sito internet You-Tube) proprio sulla base dello stesso ragionamento sopra svolto.