Una delle parti più importanti delle novità introdotte dalla legge n. 99/2009 è quella che riguarda la protezione penale della proprietà industriale. Il testo originariamente proposto delle norme oggi introdotte nasceva dall’esperienza dei Tavoli di confronti con le imprese private istituiti dall’Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione, e poi da un Gruppo di Lavoro, insediato dallo stesso Alto Commissario, e di cui hanno fatto parte, tra gli altri, Cesare Galli, Riccardo Castiglioni e Simona Lavagnini. Le norme che poi sono state introdotte si discostano tuttavia significativamente da quelle originariamente proposte: molti contributi eterogenei vi sono infatti confluiti nel corso dell’esame parlamentare.
Qui di seguito pubblichiamo tre interventi di primo commento sulle disposizioni, a firma rispettivamente di Raimondo Galli (che su questi temi è già intervenuto in precedenti numeri di AIPPI News ed ha a sua volta partecipato, insieme a Mario Franzosi, con alcune proposte, alla stesura del testo poi approvato), di Riccado Castiglioni e di Simona Lavagnini
Tutela Penale della PI : le novità secondo la Legge 99 del 23 Luglio 09
Come si legge nell’Editoriale, l’idea di fondo delle innovazioni da apportare al Codice Penale in materia industrialistica era quella di rinforzare la tutela penale, precisando il concetto di contraffazione penalmente rilevante, sia del brevetto, che del marchio che del modello, abbassando le pene afflittive ed elevando quelle pecuniarie, stabilendo un coordinamento con l’art 127 CPI, stabilendo chiaramente la tutela penale della domanda di privativa, almeno in sede cautelare, così come vige nel sistema civile, stabilendo un sistema di rogatorie dirette tra uffici del PM di diversi Stati, sistema già approvato a livello comunitario, e già recepito con legge in Italia, salvo il solito rimando al solito mai- emanando decreto attuativo.
Il concetto di fondo era quello già elaborato dalla migliore dottrina penalistica, secondo cui in sostanza il diritto sostanziale penale e civile sono le due facce della stessa medaglia, non potendosi creare, ad es. un concetto civilistico di contraffazione ed uno completamente diverso penalistico. Come è noto il diritto penale da lungo tempo si eAippi Newsletter 3/2009 Pagina 6
evoluto profondamente, stabilendo in molte materie il parallelismo di cui sopra, spesso col meccanismo del rinvio. Col massimo rispetto per i diversi orientamenti, le statistiche a punti sui Paesi (sulle quali bisogna chiedere a Franzosi che le conosce benissimo, come se le avesse stilate) parlano chiaro : la Giustizia in Italia non gode la reputazione che invece merita, forse mancano gli uomini, evidentemente i Giudici, veri eroi del campo, sono oberati, manca il personale.
Sembra quindi utile utilizzare sinergicamente i rimedi che abbiamo (civili + penali) spiegando che l’Italia possiede dei rimedi sia civili che penali non certo minori che in altri paesi, ma è anzi uno dei pochissimi Paesi dove ad es. la tutela penale della PI esiste, è efficiente e copre tutte le fattispecie, cosa questa che pochi Paesi possono vantare. Lo stesso per molti aspetti della tutela civile.
La nuova legge, in sintesi, rafforza la tutela penale elevando le sanzioni sia afflittive che pecuniarie. Quanto ai marchi è punita la condotta di chi “potendo conoscere della esistenza del marchio, lo viola”: chissà se ciò vuol dire che uno “deve conoscere” della sua esistenza in concreto o in astratto; dato che il registro dei marchi è pubblico e in più tutto finisce su internet, chissà se chi rifiuti di informarsi sia passibile almeno di “dolo eventuale”. Certo è che in fase cautelare l’elemento soggettivo non rileva, ma nel processo rileva.
Quanto ai brevetti, il testo è molto più forte, dato che si stabilisce la sanzione penale per chi contraffà, altera o usa un brevetto o un modello : la definizione copre chiaramente ogni ipotesi di attuazione del brevetto. Nessuno potrà più negarlo. E’ prevista la confisca dei locali adibiti alla contraffazione e la distruzione dei beni. Nasce il nuovo reato di contraffazione a querela (nuovo art 517 ter CP) : Art. 517-ter. – (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale). – Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. chiunque potendo conoscere la esistenza di un titolo di PI lo viola, è punito a querela di parte con pene afflittive e pecuniarie. Si tratta di un delitto vicino a quelli previsti dall’ art 127 CPI, a tutela sicuramente del patrimonio e differisce (sostituendolo) dal 127 CPI per una certa rilevanza dell’ elemento soggettivo, e lo conferma la misura maggiore della pena edittale. La grande novità che si era cercato di introdurre nella riforma era la previsione che ogni forma di violazione di un titolo di PI (incluso l’utilizzo di un titolo di PI senza il consenso dell’avente diritto) costituisse reato ex art. 473 cp, senza più fare riferimento al vuoto concetto di fede pubblica. Quanto tale concetto fosse vuoto, lo si è potuto vedere con le famose Sentenze di Cassazione che avevano sancito, alcuni anni fa, che non costituisce contraffazione di marchio la vendita di prodotti col marchio contraffatto quando circostanze di tempo, luogo e prezzo possano avvertire il consumatore che si tratta di marchio falso (la classica vendita del marocchino) : ciò escluderebbe la violazione della fede pubblica dato che il pubblico non può cadere in errore nel caso del falso grossolano venduto su una spiaggia e quindi non si ha reato. E’ difficile esprimere un appropriato sentimento, in presenza di un tale ragionamento, salvo avere la prova di quanto sia fariseo e fuorviante il concetto di fede pubblica (che va quindi scacciato dal Tempio). La nuova legge doveva scacciare dal Tempio appunto tale concetto, e quindi precisare che è punita non solo la contraffazione del brevetto, ma anche la vendita di beni protetti da brevetti (in pratica doveva essere modificato sia l’art 473, secondo comma, che anche l’art 474 cp). La novità sarebbe stata utile dato che sino a ieri la violazione di un titolo di PI (nel senso dell’utilizzo di un titolo di PI senza consenso dell’avente diritto) era repressa principalmente dall’art 127 CPI (pur in concorso formale di reati col 473 CP), norma questa punita solamente con una lieve multa.
Essendo ora sostituito l’art 127 CPI col nuovo testo dell’ art. 517 ter sopra descritto là dove prevede la repressione penale di ogni fattispecie di uso non autorizzato di un titolo di PI, su questo potrà concludersi che la differenza è che il reato previsto dall’art 473, plurioffensivo e quindi diretto anche a tutelare in via mediata i diritti del titolare,
Aippi Newsletter 3/2009 Pagina 7
pur restando compreso tra i delitti contro la fede pubblica, nel senso che deve pur sempre trattarsi di un falso (nel senso di non originario) o almeno di una fattispecie di produzione o vendita da parte di un soggetto estraneo al titolare (uso senza il consenso, come il caso di una licenza scaduta, o di uso senza licenza, che sono due fenomeni identici, salvo la maggiore pericolosità dell’ ex licenziatario, che ha un K-H perfetto come nuocere meglio e più in fretta), mentre la fattispecie prevista dall’ art 517 Ter CP è un delitto contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, destinato a reprimere penalmente ad es le violazioni orizzontali o verticali di contratti leciti – un uso cioè oltre il consenso – (e cioè contratti nei casi non lesivi dei divieti di restrizioni quantitative, di importazioni parallele, o di patti in lesione del diritto anti-trust, e cioè di tutti quei patti che non hanno l’effetto di falsare il regime di lecita concorrenza mediante intese restrittive su quantità, territorio, sbocchi, field of use restraints, etc….). La Nuova Legge inoltre inasprisce le pene edittali nel massimo (dai 3 anni attualmente previsti, a 4 anni, mentre la proposta originaria in sede governativa era di elevare la pena a 6 anni, ma abbiamo rilevato che tale aggravio era sproporzionato, sebbene il Tribunale abbia ampia discrezionalità nel graduare la pena).
Le norme come originariamente proposte prevedevano che la tutela penale fosse invocabile sin dal momento della pubblicazione della domanda di un titolo di PI, con ciò facendo un parallelo con il diritto civile, ove appunto la tutela cautelare nasce col deposito in quanto pubblicato o comunque reso noto al contraffattore, mentre solo dopo la concessione del titolo potrà essere emessa una sentenza o pronuncia che definisce un giudizio.
Tale proposta è caduta nel nulla, ma nella prassi ciò è comunque già sostanzialmente pacifico, in base ad un chiaro orientamento della Corte di Cassazione, formato si in materia di modelli, ma verosimilmente applicabile anche agli altri titoli della proprietà. Inutile ricordare che la tutela cautelare penale è circondata da un garantismo che non è inferiore a quello che vige nel sistema civile.
Nuove anche dalla Cassazione Penale. Questa, in un recentissimo caso che abbiamo potuto seguire a tutela della parte lesa, ha precisato, col pieno conforto del Procuratore Generale che la contraffazione del brevetto costituisce reato ex art. 473 CP così come parimenti costituisce reato la contraffazione di un marchio.
Con ciò siamo più che lieti di aver contribuito al ripensamento di un risalente indirizzo della Cassazione, ora abbandonato, secondo cui la contraffazione di brevetto penalmente rilevante si riducesse alla sola fattispecie della alterazione del documento brevettuale. Tale risalente orientamento, che si ripete è ora abbandonato, si era formato con un artificio logico, sopravvalutando la rubrica della norma, il cd. presunto bene giuridico protetto – la fede pubblica – . Questa dottrina non aveva alcun appiglio logico né testuale, ed infatti nessuno aveva mai creduto di pensare che la contraffazione di un marchio penalmente rilevante consistesse nella sola alterazione del certificato di registrazione. Non ha quindi mai avuto alcun senso eccepire che la contraffazione del brevetto fosse la alterazione del documento brevettuale, mentre la contraffazione del marchio non fosse la alterazione del certificato, ma fosse appunto la contraffazione del marchio. Non può la magia delle parole avere valenza abrogativa di norme. Alcune menti sottili avevano creduto di aggirare l’ostacolo, facendo leva sul fatto che la legge penale puniva solo la vendita di beni recanti marchi contraffatti, ma non parimenti la vendita di beni in contraffazione di brevetti (per così cercare di sconfessare a monte la tutela penale della contraffazione del brevetto come fatto penalmente rilevante), ma questo argomento era superato da altri argomenti, primo tra tutti il fatto che l’uso non autorizzato di un brevetto include inerentemente anche la fattispecie della vendita, che è pur sempre un uso del brevetto. Occorre precisare che la Cassazione sembra aver creato diverse fattispecie all’interno del nuovo concetto di reato di contraffazione ex art. 473, nel precisare – sempre utilizzando, anche se in modo diverso, il presunto bene giuridico protetto – la fede pubblica – che particolari modalità di produzione, confezione, o lo stesso marchio, potrebbero di fatto mettere in dubbio se sia stata violata la fede pubblica, sì che nel caso di contraffazione del brevetto si avrebbe una riproduzione integrale degli elementi caratterizzanti mentre nel caso di alterazione del brevetto si avrebbe una riproduzione solo parziale ma tale da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere
Aippi Newsletter 3/2009 Pagina 8
al generale affidamento. Quanto questo ragionamento sia poco lineare è evidente. La cosa importante è che comunque la Cassazione abbia riconosciuto che la contraffazione del brevetto è fattispecie penalmente rilevante, salvo lo scivolone di aver precisato che in certe ipotesi in cui concretamente non vi possa essere confusione tra i prodotti non vi sarebbe contraffazione ex art. 473 ma solo ex art 127 CPI. Stiamo decisamente migliorando, e aspettiamo con ansia la prossima sentenza, a cui stiamo già lavorando.
Occorre ricordare ancora che innumerevoli sono le applicazioni pratiche della tutela penale. Come ho cercato di sostenere, la raccolta delle prove e la fase delle cautele può benissimo essere affidata anche alla istruttoria penale. Una volta acquisite le prove e esperite le misure cautelari del caso, il prezioso dossier può essere utilmente impiegato per il refinement civilistico e quindi per assicurare stabilità ai rimedi già ottenuti, mediante misure inibitorie, decisioni di accertamento definitive, decisioni sui danni, avendo già a monte un dossier raccolto a monte mediante le preziose misure di tutela penale: le perquisizioni e le misure di sequestro probatorio, sui libri e fatturato del contraffattore.
La tutela penale c’è e funziona molto bene, specie in sede cautelare, ove lo strumento del sequestro penale preventivo (locale o nazionale) è una arma straordinaria e molto veloce nella difficile lotta alla contraffazione. A seguito di un sequestro penale il contraffattore è normalmente bloccato almeno per un certo periodo. Fatalmente la sua quota di mercato viene compressa : in un mercato oligopolistico il brevettante si trova in una posizione di vantaggio per riappropriarsene. L’extra profitto derivante dal recupero della propria fetta di mercato, dovrebbe essere non solo la dimostrazione di come ben funziona il sistema, ma potrebbe anche essere destinato a finanziare il R&D e anche il contenzioso civile a tutela del brevetto.
AVV. RAIMONDO GALLI STUDIO LEGALE GALLI & ASSOCIATI – MILANO