Indice
Resolution Q 285: Proving trade mark use (S.Fodale)
Resolution Q 287, Responsibility of online marketplaces for online infringement on industrial property rights. La preparazione e la discussione (P. Testa – M.B. Gutierrez)
Resolution Q 284: Doctrine of Equivalence (S.Bergia)
AIPPI Gruppo Italiano: cosa è accaduto a Istanbul (R. Arista)
Alla scoperta dell’AIPPI World Congress: l’esperienza di due giovani associati AIPPI (M. Contardi – A. Bura)
Proving trade mark use
La question sui marchi quest’anno ha trattato il modo in cui è possibile dimostrare l’uso effettivo dei marchi per mantenerne la registrazione, compreso l’uso del marchio in mondi virtuali come il metaverso.
Sebbene i requisiti di utilizzo siano già stati studiati in precedenza, alcune nuove circostanze hanno portato l’AIPPI a riesaminare la questione.
La Resolution adottata ad Istanbul, che può essere letta alla pagina web https://aippi.soutron.net/Portal/Default/en-GB/RecordView/Index/4871, ha riscontrato unanime consenso in merito alla circostanza che non dovrebbe esserci una soglia quantitativa o di durata per i documenti richiesti per provare l’uso di un marchio e che non dovrebbero esserci restrizioni sul tipo di prove accettabili. A tutte queste prove dovrebbe essere attribuito il giusto peso a seconda delle circostanze del caso, sulla base di una valutazione complessiva.
I vari gruppi nazionali sono stati concordi anche nel ritenere che la prova dell’uso dovrebbe indicare il luogo, il tempo, la portata e la natura di tale uso. Tuttavia, non dovrebbe essere richiesto di dimostrare queste informazioni per ogni singolo elemento di prova, e le prove dovrebbero essere considerate e valutate nel complesso.
Diverse opinioni sono invece state espresse in merito ai requisiti per dimostrare l’uso effettivo di un marchio nelle varie sedi, giudiziarie o amministrative. È poi prevalsa l’idea che le norme e la prassi relative ai requisiti per dimostrare l’uso di un marchio dovrebbero essere coerenti dinanzi ai Tribunali e agli Uffici Marchi e Tribunali Amministrativi.
Dopo aver discusso in merito all’uso del marchio in una forma diversa da quella registrata e precisato che tale forma diversa può essere accettata come prova d’uso a condizione che non alteri il carattere distintivo del marchio, nella Resolution, per maggiore chiarezza, si è preferito distinguere l’uso del marchio online dall’uso del marchio nel mondo virtuale/metaverso.
Particolarmente interessante è stata la discussione sull’uso del marchio online, quale ad esempio su internet, su un sito web o sui social media, considerato che molte giurisdizioni hanno approcci diversi.
In un’ottica di armonizzazione, si è ritenuto che possa costituire uso effettivo e che i criteri per la determinazione di tale uso dovrebbero essere i medesimi per l’uso non-online.
La determinazione se l’uso di un marchio nel mondo virtuale/metaverso valga anche come uso effettivo del marchio in relazione a prodotti e servizi non virtuali dovrebbe essere effettuata in base alle circostanze di ciascun caso. Tra le altre cose, si dovrebbe tenere in considerazione lo scopo dell’uso del marchio nel mondo virtuale/metaverso e i suoi rapporti con i beni/servizi non virtuali, nonché la percezione del pubblico.
Da ultimo, la Resolution prevede che dovrebbero essere considerate come valida giustificazione per il non uso del marchio le circostanze indipendenti dalla volontà del titolare, considerate caso per caso.
Sonia Fodale
Rapisardi Intellectual Property
Resolution Q 287, Responsibility of online marketplaces for online infringement on industrial property rights
La preparazione della Resolution …
Per la prima volta ho avuto l’occasione di osservare da vicino il processo di preparazione di una Resolution, e l’esperienza è stata a dir poco interessante. Mi è stato proposto da AIPPI il ruolo di Vice-Chair della Question 287, che ho accettato con entusiasmo, lavorando per oltre un mese e mezzo a stretto contatto con gli altri componenti della leadership della Question: Marcos Blasi, Chair; Crystal Chen, altra Vice-Chair; Sophie Lens, Segretaria, con l’aiuto di Rafael Atab e di Guillaume Henry, del Reporter General Team.
Il lavoro è incominciato nel mese di agosto, con l’esame e lo studio del Summary Report, preparato dal Reporter General Team sulla base delle risposte alla Question formulate da 38 fra gruppi nazionali e membri indipendenti. Partendo dalle posizioni riassunte nel documento, abbiamo preparato la First Draft Resolution, frutto di lunghe discussioni e confronti dapprima fra i membri della leadership (ad orari per qualcuno impossibili, date le differenze di fuso orario: ma questo è un classico dell’attività internazionale di AIPPI), e successivamente con i rappresentanti dei gruppi nazionali. è stato così possibile mettere a punto un testo che rispecchiasse le posizioni maggioritarie emerse fino a quel momento, e che ha costituito il punto di partenza dei lavori congressuali.
Arrivati finalmente al Congresso, è stata la volta dello Study Committee Meeting, che ha preceduto l’apertura ufficiale dei lavori. Per un’intera giornata i rappresentanti dei gruppi nazionali hanno discusso, portando avanti punti di vista talora convergenti, talora opposti, che la leadership ha cercato di interpretare nel migliore dei modi e fra i quali ha cercato, ove possibile, di mediare. Si è formata così la Second Draft Resolution, limata, perfezionata anche sotto il profilo linguistico con l’aiuto del reporter General Team, e infine portata alla discussione della Plenary Session del 24 ottobre.
Avevo partecipato, prima di allora, a tante Plenary Session, che avevo trovato abbastanza impegnative, ma questa volta, l’impegno è stato di gran lunga maggiore. Pur non avendo la responsabilità di dirigere la discussione, istituzionalmente spettante al Presidente della Plenary Session, Jochen Bühling – avevo avuto il compito di redigere il verbale, che comportava una sintesi della discussione e delle varie opinioni emerse su ogni singolo punto, e l’annotazione dei risultati delle votazioni, che scomparivano dallo schermo con una velocità impressionante … Fortunatamente anche Crystal Chen prendeva nota di tutto, e questo mi ha permesso, alla fine della Plenary Session, di confrontare i miei appunti con i suoi, per restituire un esito fedele di una seduta che è stata lunga, impegnativa e non priva di imprevisti, come meglio spiegherà Bianca Gutierrez qui di seguito.
Paolina Testa
FTCC – Studio Legale Associato
… e la sua discussione
La partecipazione del Gruppo italiano ai lavori per l’approvazione della Resolution Q287, di cui ero responsabile in occasione del Congresso di Istanbul, è stata effettiva, nel senso proprio del termine, non solo numericamente, ma anche, e soprattutto, nella sostanza. Nonostante la stanchezza dovuta (anche) ai lavori per la discussione delle altre Resolution, che impegnavano ciascuno di noi per almeno tre ore ogni mattina e altrettante nel pomeriggio, devo dire che, per quanto riguarda i lavori per la Resolution Q287, di cui qui stiamo parlando, i rappresentanti italiani non si sono risparmiati nel preparare e nel gestire la discussione, con un costante e talvolta anche acceso confronto all’interno del gruppo. Credo che la prova del nove, per così dire, di tutto quanto sto riferendo è stata data in occasione della Plenary Session del 24 ottobre 2023, quando all’esito della votazione sull’art. 5 della Resolution, che vedeva proposte due versioni alternative dello stesso articolo, il Gruppo italiano ha dichiarato di ritenere che non fosse stata espressa chiaramente la volontà di voto dei partecipanti al riguardo, chiedendo una nuova votazione sul punto. Si consideri che l’art. 5 della Resolution Q287 tratta dei remedy che ogni giurisdizione dovrebbe riconoscere nel caso di violazioni di diritti di proprietà industriale commesse da un online marketplace. Dunque, dell’aspetto essenziale sul quale è indispensabile sia espresso un comune intendimento a livello internazionale per una uniformazione delle norme applicabili. Preso atto che, per ragioni procedurali, non era possibile dare luogo ad una ulteriore votazione nel corso della Plenary Session, il Gruppo italiano non si è dato per vinto e, conclusa la session, si è consultato con i Gruppi FR, AR, TR, MX, JP, LV e NL, arrivando alla definizione di una proposta congiunta di modifica dell’art. 5 della bozza di Resolution per consentire il voto dell’ExCo sul punto. La nostra caparbietà è stata premiata, perché nella seduta dell’Executive Committee del 25 ottobre 2023 è stata approvata proprio la proposta di modifica dell’art. 5 da noi avanzata con altri gruppi nazionali. L’art. 5 della Resolution Q287 approvata è chiaro nell’individuare il rimedio essenziale che deve essere garantito da ogni ordinamento al titolare del diritto di proprietà industriale leso: l’adozione da parte dell’online marketplace delle misure, disposte dalle autorità competenti, giudiziarie e non, che facciano cessare la violazione; e ciò a prescindere dalla responsabilità dello stesso secondo la legge generale o quella speciale. La versione di art. 5 approvata invece nella Plenary Session del 24 ottobre 2023 usava termini che si prestavano ad interpretazioni non univoche, con specificazioni che, di fatto, venivano a restringere il campo di applicabilità del rimedio essenziale di cui sto parlando.
Bianca Manuela Gutierrez
Studio Legale Gutierrez
Resolution Q 284: Doctrine of Equivalence
Al congresso di Istanbul dello scorso ottobre si è votata la Resolution Q284 sulla Doctrine of Equivalence. Le precedenti Resolution sulla dottrina degli equivalenti risalgono al 2003 (Q175) e al 2012 (Q229), e, alla luce degli sviluppi giurisprudenziali, AIPPI ha ritenuto opportuno tornare a dibattere sul tema che, come noto, è uno dei più controversi in ambito brevettuale. In questa prospettiva, obiettivo espresso della nuova Resolution è stato, principalmente, quello di dibattere sulla “mancanza di simmetria tra la contraffazione e la validità” e sul ruolo degli “alternative embodiments” indicati solo nella descrizione (e dunque non rivendicati) nella valutazione della contraffazione per equivalenti.
In particolare, sulla mancanza di simmetria di cui sopra, la Resolution 284 è giunta ad affermare che la dottrina degli equivalenti “shall not be applied in the assesment of patentability” da parte della “granting authority” né durante l’esame della domanda brevettuale né successivamente durante l’eventuale “post-grant re-examination”. E in base alla Resolution la dottrina in parola neppure andrebbe applicata dalla “competent authority” (ad esempio, dai giudici nell’ambito di una controversia giudiziaria brevettuale) nel valutare la validità di una rivendicazione concessa. Secondo la Resolution, dunque, l’applicazione della dottrina degli equivalenti andrebbe confinata esclusivamente al territorio della valutazione della contraffazione.
Nell’ambito di questo territorio, la Resolution si occupa inoltre di esplorare la rilevanza e l’eventuale ruolo degli “alternative embodiments” – indicati nella descrizione del brevetto come possibili alternative ad elementi espressamente menzionati nelle rivendicazioni concesse – nella valutazione di una contraffazione per equivalenti. Al riguardo la Resolution afferma che quegli embodiments non dovrebbero necessariamente essere esclusi nel riconoscere al trovato brevettato una protezione allargata, per equivalenti appunto, a meno che “the patentee expressely and unambiguously excluded them from the claims in order to overcome a prior art objection”. E ciò allo scopo di non avvantaggiare ingiustificatamente (e ingiustamente) il titolare del brevetto, concedendogli una protezione per equivalenti che si estenda fino a comprendere elementi cui il titolare medesimo abbia già in altra sede abdicato “espressamente e in modo non ambiguo” per superare un’eccezione di anticipazione alla luce di una prior art.
La Resolution si premura inoltre di precisare che un “embodiment” non può costituire una contraffazione brevettuale per equivalenti se quell’embodiment “is disclosed in the priori art or is obvious over the priori art”.
Infine, in occasione della Resolution di Istanbul è stata espressamente confermata l’attualità di quanto deciso nella precedente Resolution Q175 del 2003, ad eccezione di un punto: si tratta in particolare del punto 4.a) nel quale si indica quando un elemento possa essere considerato equivalente ad un elemento rivendicato. Nella precedente Resolution si richiedeva a tal fine che l’elemento in questione svolgesse “sostanzialmente la stessa funzione per produrre sostanzialmente lo stesso risultato dell’elemento rivendicato”; nella Resolution di Istanbul si richiede invece un requisito ulteriore ed in particolare che l’elemento di cui si tratta svolga non soltanto “sostanzialmente la stessa funzione per produrre sostanzialmente lo stesso risultato”, ma anche “sostanzialmente nello stesso modo dell’elemento rivendicato”. Requisito questo che per molte giurisdizioni, fra cui quella italiana, appare in linea con la consolidata giurisprudenza in tema, ma che ancora alla votazione finale della Plenary Session è stato avversato da diversi Paesi, fra cui anzitutto Francia e Giappone.
Stefania Bergia
Simmons & Simmons
AIPPI Gruppo Italiano: cosa è accaduto a Istanbul
Se qualcuno mi domandasse, dopo molti anni che frequento i congressi internazionali di AIPPI, perché ci torno sempre con grande piacere, risponderei che le ragioni sono almeno quattro: perché mi entusiasma partecipare alle study questions e avere conferma di come il pensiero giuridico italiano sia sempre di altissimo profilo quando le tematiche poste diventano “raffinate”; perché le azioni di networking si legano inscindibilmente alla partecipazione alle attività seminariali ed alla formazione; perché, grazie agli eventi cultural organizzati ad hoc per i congressisti si diventa turisti privilegiati condotti nei luoghi suggestivi delle città tra le più belle al mondo (e negli ultimi anni ne abbiamo visitate davvero di bellissime: in ordine sparso da Parigi a Cancun, da Rio de Janeiro a Toronto, da Milano a Londra, da Sidney a San Francisco ed in ottobre Istanbul); e perché con i colleghi italiani presenti, sempre piuttosto numerosi, “si fa gruppo”, si ritrova la solidarietà professionale che annulla ogni competizione e ci si sente parte di un tutto, che è l’essere, per l’appunto, giuristi italiani nella migliore accezione del termine.
Tenendo conto di queste quattro ragioni diventa facile raccontare quanto è accaduto durante il Congresso di Istanbul che ha rappresentato l’ennesimo successo per il Gruppo Italiano, con più di sessanta iscritti, l’ampia parte dei quali ha avuto un ruolo attivo nell’ambito delle iniziative congressuali. Stefania Bergia, Alessandro Cogo, Sonia Fodale Bianca Gutierrez e Paolina Testa ci hanno rappresentato nelle fasi preparatorie della discussione delle study questions e durante l’ExCo, in quest’ultimo consesso sostenuti anche da tutti gli altri delegati italiani, presenti numerosi durante la votazione finale delle risoluzioni che hanno recepito spesso il pensiero italiano.
In sede di Statutory Committees il Gruppo Italiano ha continuato a registrare presenze in ruoli di rilievo: Carlo Faggioni è stato confermato al Venue Selection Committee, Alessandra Vitagliano al Communication Committee e Bianca Gutierrez al Membership Committee. Cristiano Bacchini ha ottenuto la nomina a co-chair del Nominating Committee, commissione decisiva per indirizzare al Bureau la proposta di candidature ai vari organi della Associazione. Invece Alessandro Masetti ha fatto il suo ingresso nel Financial Committee. Infine, all’interno degli Standing Committees Elio di Tullio, è diventato co-chair di quello dedicato alle Indicazioni Geografiche.
Anche l’attività seminariale e di formazione ci ha visti coinvolti ad Istanbul. Simona Lavagnini è stata relatrice alla panel section su Use, reuse e recycling e Chiara Pappalardo ha condotto un AIPPI Caffè sull’attualissimo tema del Greenwashing.
La città di Istanbul ha fatto da sfondo ad un evento che ricorderemo anche per la bellezza della Capitale turca, crocevia di culture e di religioni che si intrecciano inscindibilmente con la nostra. Tre scatti bastano ad immortalare il flavour ottomano respirato in occasione degli eventi cultural Congresso AIPPI 2023.
il ballo dei Dervisci (opening ceremony)
Il Bosforo
La Cisterna di Filosseno (cultural evening)
A Congresso terminato, il risveglio la mattina dopo la gala dinner, mi sorprende ogni anno con il medesimo stato d’animo: la frenesia lascia il posto alla stanchezza ma anche ad un grande senso di vuoto. E già la mente vola al Congresso che verrà (il 2024 saremo in Cina, a Hangzhou dal 19 al 22 October 2024)!
Raffaella Arista
Studio Legale Improda
Alla scoperta dell’AIPPI World Congress: l’esperienza di due giovani associati AIPPI
Quest’anno abbiamo avuto l’incredibile opportunità di partecipare, in qualità di co-presidenti del Gruppo AIPPI Giovani, all’AIPPI World Congress. Uno straordinario lavoro di team che ci ha consentito di portare la nostra esperienza di membri del Gruppo italiano all’interno dei salotti buoni dell’Associazione.
La circostanza che ha reso ancor più sensazionale questa esperienza è data dalla nostra prima partecipazione ad un congresso mondiale di AIPPI (“first time attendees”, come anche indicato anche dalla spilla consegnataci all’atto della registrazione). Sullo sfondo la città di Istanbul, che ha da subito catturato il nostro sguardo con la sua miscela unica di storia e modernità.
Il congresso si è rivelato un’esperienza straordinaria, un melting pot di menti brillanti nel campo della proprietà intellettuale provenienti da tutto il mondo. Gli standing committees, gli study ed executive committees, le plenary sessions e i panel di discussione ci hanno dato l’opportunità di approfondire, in pochi giorni, i temi di attualità e le tendenze emergenti nel settore IP. Abbiamo anche avuto la possibilità di partecipare alla sessione del AIPPI Young Members, interagendo con altri gruppi nazionali e condividendo con orgoglio le attività che il nostro gruppo giovani ha realizzato in questo anno, nonché allo Young AIPPI Forum in cui si è parlato di come si possono ispirare e motivare i membri del team di lavoro, anche attraverso giochi di ruolo che si sono conclusi con un meraviglioso aperitivo all’interno di una caratteristica birreria di Istanbul.
Uno degli aspetti più stimolanti è stato il confronto con professionisti di diverse culture e contesti giuridici, soprattutto con i giovani soci di AIPPI appartenenti ad altri gruppi nazionali. Le discussioni informali durante i coffee break e gli aperitivi con vista sul Bosforo sono diventate una fonte preziosa di nuove prospettive e conoscenze, mentre le relazioni consolidatesi durante il congresso promettono di essere risorse durature per la nostra futura carriera. Questo ci ha dato l’opportunità di programmare e organizzare (anche a lungo termine) attività da svolgere insieme, scambiando esperienze e peculiarità dei rispettivi sistemi giuridici.
Partecipare, infine, alle riunioni mattutine del nostro Gruppo Italiano in cui si è discusso e condiviso la linea da tenere durante le attività quotidiane, è stato molto stimolante. L’esperienza ha arricchito l’acquisizione dei principi di lavoro del gruppo, in particolare tutta l’attività propedeutica alle riunioni plenarie e ci ha fatto comprendere come tutta l’attività preparatoria si rifletta sensibilmente sulle decisioni finali. Ci siamo infatti resi conto di partecipare alle attività di un Gruppo molto coeso in cui, sebbene vi siano diverse posizioni, le decisioni finali sono accettate e rispettate da tutti i membri sotto ogni profilo
Oltre alle attività ufficiali, Istanbul ha rappresentato il connubio perfetto tra le attività culturali e gastronomiche. I momenti di relax tra le visite ai siti storici e le delizie culinarie locali hanno contribuito a rendere l’esperienza ancora più memorabile.
In conclusione, l’AIPPI World Congress a Istanbul non è stato solo un momento di apprendimento professionale, ma anche un’opportunità di crescita personale e di costruzione di relazioni umane significative. Ritorneremo al nostro lavoro quotidiano arricchiti da nuove idee, prospettive globali e, soprattutto, dalla sensazione di far parte di una comunità internazionale di professionisti appassionati della proprietà intellettuale.
Avv. Magali Contardi
Contardi IP LAW
Avv. Alessandro Bura
LGV Avvocati
Comitato di Redazione: Raffaella Arista, Chiara Pappalardo.
Hanno contribuito a questo numero: Simona Lavagnini, Magalì Contardi, Francesca Morri, Adriano Sponzilli, Cristiano Bacchini. La NEWSLETTER è aperta ad ogni contributo, segnalazione o informazione da parte degli Associati che potranno inviare i propri scritti all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]. La presente NEWSLETTER é destinata unicamente alla circolazione interna tra gli Associati AIPPI-Gruppo italiano. I contributi firmati impegnano unicamente i loro autori. I contributi non firmati impegnano unicamente la redazione. Gli Associati sono invitati a frequentare il sito Internet dell’Associazione. |