Nuove regole dal 1 aprile 2010 per le domande di brevetto divisionali all’Ufficio Europeo dei Brevetti

L’Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) ha recentemente adottato nuove regole per il deposito di domande di brevetto divisionali; le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal 1 aprile 2010 e vanno a modificare la vigente Regola 36 paragrafo (1) e (2) della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE).
Pur mantenendo la stessa data di deposito della domanda parentale, e quindi traendo beneficio dello stesso diritto/i di priorità, la domanda divisionale è trattata come una nuova domanda di brevetto, indipendente da  quella parentale, purché il suo contenuto non  si estenda oltre a quanto descritto nella parentale. In breve, non è possibile aggiungere materiale non direttamente riconducibile  a quest’ultima (art. 76.1 CBE).
Sino ad oggi, era possibile depositare una domanda divisionale in qualsiasi momento della procedura, a condizione che la domanda originaria (parentale) fosse ancora pendente.
Fermo restando quanto previsto nell’art. 76.1, le modifiche recentemente adottate introducono stringenti limiti temporali tali da ridurre sensibilmente le modalità di deposito di domande divisionali sia volontarie (secondo le necessità del Titolare) che obbligatorie (in quanto richieste dall’UEB).
Qui di seguito, sono riportate le modifiche più rilevanti.
Secondo la nuova Regola 36 (1) (a), il Titolare di una domanda di brevetto può depositare volontariamente una (o più) domanda divisionale sulla base di una domanda parentale non ancora rilasciata, quindi pendente, entro 24 mesi dalla prima comunicazione emessa dalla Divisione di Esame dell’UEB rispetto a tale domanda parentale. Va da sé che qualora la domanda parentale cessa di essere pendente dopo la notifica della prima comunicazione, benché prima della scadenza dei 24 mesi, non sarà più possibile attivare la procedura del deposito divisionale. La comunicazione del Rapporto di Ricerca e dell’opinione della Divisione di Ricerca dell’UEB non costituisce, la base per il calcolo dei 24 mesi in quanto la “prima comunicazione della Divisione di Esame dell’UEB” è una comunicazione emessa in base all’Art. 94(3) e la Regola 71 (1),(2) della Convenzione o, laddove  appropriato, alla Regola 71(3).
Nel caso di una serie di domande di brevetto divisionali, il periodo dei 24 mesi è da calcolarsi dalla data in cui viene emessa la prima comunicazione della Divisione di Esame dell’UEB, relativa alla prima domanda di brevetto (domanda parentale) della serie.
Secondo la nuova Regola 36 (1) (b), il  Titolare di una domanda di brevetto è inviato a depositare obbligatoriamente una (o più) domanda divisionale sulla base di una domanda parentale pendente, entro 24 mesi da ogni comunicazione emessa dall’UEB in cui la Divisione di Esame solleva, per la prima volta, una obiezione di non-unità di invenzione, secondo l’Art. 82 della CBE.  Una obiezione di non-unità è solitamente sollevata nella prima comunicazione della Divisione di Esame in conformità all’Art. 94(3) e alla Regola 71(1),(2) della Convenzione o, se già sollevata dalla Divisione di Ricerca, è ivi confermata. La comunicazione del Rapporto di Ricerca e dell’opinione della Divisione di Ricerca dell’UEB non costituisce la base per il calcolo dei 24 mesi. Né la conferma della mancanza di unità di invenzione in una comunicazione successiva da parte della Divisione di Esame fa decorrere un nuovo periodo per il deposito di successive domande divisionali obbligatorie. La comunicazione emessa dall’UEB, quale Autorità Internazionale (Autorità di Ricerca Internazionale – ISA- o Autorità Internazionale per l’Esame Preliminare  – IPEA-) durante la procedura PCT,  non fa decorrere il periodo dei 24 mesi per il deposito di domande di brevetto divisionali.  Resta inteso che un nuovo limite temporale di 24 mesi può essere calcolato solo sulla base della comunicazione della Divisione di Esame in cui una nuova, differente obiezione di non-unità di invenzione viene sollevata.
Poiché la norma modificata della Regola 36 della CBE trova applicazione alle sole domande di brevetto divisionali depositate dopo la sua entrata in vigore, ossia dal 1 aprile 2010, l’UEB ha previsto un periodo di transitorietà affinchè, laddove vi siano limiti temporali ancora non scaduti al 1 aprile 2010, questi siano prorogati per non meno di sei mesi. In altre parole, per qualsiasi domanda di brevetto ancora pendente al 1 aprile 2010,  e per la quale è stata emessa una prima comunicazione della Divisione di Esame o è stata (successivamente) sollevata una obiezione di non-unità di invenzione, la scadenza ultima per il deposito di eventuali domande divisionali non potrà essere antecedente al 1 ottobre 2010.
La norma è in linea con il tentativo da parte dell’UEB di ridurre i tempi dell’esame e di scoraggiare i richiedenti a depositare domande di brevetto contenenti più invenzioni. Vantaggiosamente si dovrebbe ottenere anche un riscontro sulla brevettabilità del contenuto della domanda di brevetto, in tempi più brevi. Infatti le nuove disposizioni pongono un’attenzione particolare ai terzi che, disponendo di un trovato divulgato in una domanda di brevetto ma non ivi rivendicato, sono costretti a operare in un regime di incertezza fino all’esito finale della procedura brevettuale.
Anne Cécile Trillat
Monica Sette
de simone & partners

Novità  dall’EPONuove regole dal 1 aprile 2010 per le domande di brevetto divisionali all’Ufficio Europeo dei Brevetti.L’Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) ha recentemente adottato nuove regole per il deposito di domande di brevetto divisionali; le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal 1 aprile 2010 e vanno a modificare la vigente Regola 36 paragrafo (1) e (2) della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE).Pur mantenendo la stessa data di deposito della domanda parentale, e quindi traendo beneficio dello stesso diritto/i di priorità, la domanda divisionale è trattata come una nuova domanda di brevetto, indipendente da  quella parentale, purché il suo contenuto non  si estenda oltre a quanto descritto nella parentale. In breve, non è possibile aggiungere materiale non direttamente riconducibile  a quest’ultima (art. 76.1 CBE).Sino ad oggi, era possibile depositare una domanda divisionale in qualsiasi momento della procedura, a condizione che la domanda originaria (parentale) fosse ancora pendente.Fermo restando quanto previsto nell’art. 76.1, le modifiche recentemente adottate introducono stringenti limiti temporali tali da ridurre sensibilmente le modalità di deposito di domande divisionali sia volontarie (secondo le necessità del Titolare) che obbligatorie (in quanto richieste dall’UEB).Qui di seguito, sono riportate le modifiche più rilevanti.Secondo la nuova Regola 36 (1) (a), il Titolare di una domanda di brevetto può depositare volontariamente una (o più) domanda divisionale sulla base di una domanda parentale non ancora rilasciata, quindi pendente, entro 24 mesi dalla prima comunicazione emessa dalla Divisione di Esame dell’UEB rispetto a tale domanda parentale. Va da sé che qualora la domanda parentale cessa di essere pendente dopo la notifica della prima comunicazione, benché prima della scadenza dei 24 mesi, non sarà più possibile attivare la procedura del deposito divisionale. La comunicazione del Rapporto di Ricerca e dell’opinione della Divisione di Ricerca dell’UEB non costituisce, la base per il calcolo dei 24 mesi in quanto la “prima comunicazione della Divisione di Esame dell’UEB” è una comunicazione emessa in base all’Art. 94(3) e la Regola 71 (1),(2) della Convenzione o, laddove  appropriato, alla Regola 71(3).Nel caso di una serie di domande di brevetto divisionali, il periodo dei 24 mesi è da calcolarsi dalla data in cui viene emessa la prima comunicazione della Divisione di Esame dell’UEB, relativa alla prima domanda di brevetto (domanda parentale) della serie.Secondo la nuova Regola 36 (1) (b), il  Titolare di una domanda di brevetto è inviato a depositare obbligatoriamente una (o più) domanda divisionale sulla base di una domanda parentale pendente, entro 24 mesi da ogni comunicazione emessa dall’UEB in cui la Divisione di Esame solleva, per la prima volta, una obiezione di non-unità di invenzione, secondo l’Art. 82 della CBE.  Una obiezione di non-unità è solitamente sollevata nella prima comunicazione della Divisione di Esame in conformità all’Art. 94(3) e alla Regola 71(1),(2) della Convenzione o, se già sollevata dalla Divisione di Ricerca, è ivi confermata. La comunicazione del Rapporto di Ricerca e dell’opinione della Divisione di Ricerca dell’UEB non costituisce la base per il calcolo dei 24 mesi. Né la conferma della mancanza di unità di invenzione in una comunicazione successiva da parte della Divisione di Esame fa decorrere un nuovo periodo per il deposito di successive domande divisionali obbligatorie. La comunicazione emessa dall’UEB, quale Autorità Internazionale (Autorità di Ricerca Internazionale – ISA- o Autorità Internazionale per l’Esame Preliminare  – IPEA-) durante la procedura PCT,  non fa decorrere il periodo dei 24 mesi per il deposito di domande di brevetto divisionali.  Resta inteso che un nuovo limite temporale di 24 mesi può essere calcolato solo sulla base della comunicazione della Divisione di Esame in cui una nuova, differente obiezione di non-unità di invenzione viene sollevata. Poiché la norma modificata della Regola 36 della CBE trova applicazione alle sole domande di brevetto divisionali depositate dopo la sua entrata in vigore, ossia dal 1 aprile 2010, l’UEB ha previsto un periodo di transitorietà affinchè, laddove vi siano limiti temporali ancora non scaduti al 1 aprile 2010, questi siano prorogati per non meno di sei mesi. In altre parole, per qualsiasi domanda di brevetto ancora pendente al 1 aprile 2010,  e per la quale è stata emessa una prima comunicazione della Divisione di Esame o è stata (successivamente) sollevata una obiezione di non-unità di invenzione, la scadenza ultima per il deposito di eventuali domande divisionali non potrà essere antecedente al 1 ottobre 2010.La norma è in linea con il tentativo da parte dell’UEB di ridurre i tempi dell’esame e di scoraggiare i richiedenti a depositare domande di brevetto contenenti più invenzioni. Vantaggiosamente si dovrebbe ottenere anche un riscontro sulla brevettabilità del contenuto della domanda di brevetto, in tempi più brevi. Infatti le nuove disposizioni pongono un’attenzione particolare ai terzi che, disponendo di un trovato divulgato in una domanda di brevetto ma non ivi rivendicato, sono costretti a operare in un regime di incertezza fino all’esito finale della procedura brevettuale.Anne Cécile TrillatMonica Settede simone & partners

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